反向混淆的商标法解决(2)

　　4.2.2 商标共存。

　　（1）商标共存概述。

　　商标共存制度源于美国 1916 年的汉诺威磨制公司（Hanover Milling）案和1918 年联合药品公司案（United Drug）。51商标共存英文表述为 concurrent use oftrademark,也有学者将其翻译为“商标的并行使用”52.在美国司法判例中，商标共存是指善意的在后商标使用人如不知已有他人在先合法使用该商标，在距离原使用人（或商标权人）的远方区域（remote territory）于相同或类似的商品或服务上使用相同或近似的商标并已形成一定的知名度，且不导致消费者混淆的，可以在原有范围及其自然扩张区域内享有商标权的制度。53这一制度被认为是商标权人享有排他权的例外，目的在于防止在先商标权利人窃取善意的在后使用人通过劳动而积累的商誉，既彰显对善意商标使用人商业信誉的保护，又维护公平的竞争秩序。因此，包括美国“兰哈姆法”在内的许多发达国家的商标法都对“商标共存”作了肯定性规定，有的国家将商标共存规定在申请异议阶段，有的则直接规定商标共存的条件。

　　（2）商标共存的适用条件。

　　根据美国司法判例，衡量相同或近似的标识能否使用在相同或类似的商品或服务上的标准主要有两个：远方区域和主观善意。有人总结道，“在没用联邦成文法授予的全国性权利的前提下，在先使用人如果没有通过广告、声誉、实际销售进入某一远方市场，他就不能抢先占有该市场。”54也就是说，当已经有他人在先合法使用某一商标时，在后使用人若也想拥有或使用该商标的，必须同时具备远方区域和主观善意两个条件。

　　①远方区域远方区域是指使用相同或近似商标的两个主体必须是处于相隔较远的市场区域。在进行“远方区域”的认定时，首先要考虑争议商标是否获得全国性的注册，若已注册并获得全国范围内的商标专用权，则只需考虑在先使用人的经营是否已渗透到或者很有可能进入在后使用人的区域。其次，要考量该商标是否成为商品通用名称，以及“通用”的范围，若争议商标已成为全国或在后使用人区域范围内的商品通用名称，则在后使用人仍可在相应范围内使用该商标。为此，美国法院在司法判例中总结出三条判断“远方区域”的标准：一是商场渗透程度，二是市场声誉范围；三是自然扩张的区域。

　　②主观善意美国商标法中的主观善意一般有两种意义。其一是虽然当事人的某种行为涉嫌违法，但若行为满足商标法的特殊规定，就可能因为善意而不承担相应责任。依此，处于远方区域的在后商标使用人如不知在先使用人已使用某一商标，则有权在该区域范围内继续使用。由此引出商标共存中的“善意”即为“不知”.某些较早商标共存案件中，就有将当事人的“不知”解释为“善意”的判例。不过，在网络、媒体高度发达的今天，完全信息闭塞的区域似不多见。若仍以不知他人商标已经注册或使用来抗辩，一般也难以让人信服。但笔者认为，“知道”并不能扼杀在后商标使用人的善意，只有在“知道”而仍故意模仿，搭在先商标的便车混淆消费者，攀附在先商标人的商誉，扰乱市场秩序等情形下，才能被认为“非善意”,即主观恶意。善意的另一种意义在于，它是美国法院确定被告承担侵权责任的重要参考指标。“兰哈姆法”第 43 条列举了 8 项认定商标混淆的参考因素，其中一条就是被告的主观意图。但在混淆可能性认定时，善意并非直接的抗辩证据，即法院不会因为主观上的善意而直接否认被告的商标与原告的商标存在导致消费者混淆的可能性，不过，被告的主观善意却是法院确定救济形式的重要考虑因素。

　　（3）商标共存在反向混淆中的适用。

　　反向混淆案件能否适用商标共存规则呢？反对者认为，首先商标的功能在于在品牌和商品之间建立唯一的信息联系，如允许相同或近似商标共存，则该商标很容易因他人的使用而“淡化”.其次，既然已构成了反向混淆的事实，说明涉案商标的使用已经导致消费者的混淆，那么还怎么可能“共存”呢？笔者要问，如果在在先商标人主张权利之前，或已主张权利在法院判决之前，导致消费者混淆的情形消失了，此时商标共存又有何不可呢？那么，出现什么情况能使消费者不再出现认知混淆呢？笔者认为，在反向混淆中，当商标的双重使用而使该商标失去了与特定主体的一一对关系，或者原、被告签署商标共存协议，双方按约定规范性使用涉案商标的，都可能使消费者不再发生认知混淆。

　　①商标双重使用。

　　双重使用是美国法院在审理商标案件中创造出来的术语，是指某一商标因被公众和媒体广泛地与两个不同的产品和生产者相联系，而不再唯一地指向一个产品及其生产者，具有了第二含义，从而排除对商标原持有者排他性保护。57双重使用的解释出现于美国第七巡回法院的判决理由中，法官认为，由于媒体对原告商标的使用而使该商标具有了双重指向，构成了双重使用含义的商标，但这种商标还不是种类词，一部分消费者将商标与先使用者相联系，另一部分使用者将商标与后使用者相联系，而基于有效信息传达（effective communication）的考虑，应当将双重使用的商标的保护方式等同于种类词的保护方式而不给予原告以有效的保护。58法院作出此判决的出发点在于保护公众有效的信息传达。

　　笔者认为，上述判决的实质是保护公众对涉案商标的知悉程度，即涉案商标是属于原告专有的，还是媒体描绘某类特定事物时的通用表达。如果越来越多的普通消费者都接受了涉案商标仅是媒体描述特定事物的通用词汇，而不知该商标实际上归原告专有，那么涉案商标的显着性就逐步退化，最后沦为通用名称，因此法律就不应再对原告的“商标专用权”进行排他性保护了。德国拜耳公司的“阿司匹林”商标、朗科的“优盘”商标都是典型案例。导致商标变为通用名称的原因，可能是因为商标权利人的消极不作为，当媒体或竞争者将其商标作为通用名称使用时而不加以制止；抑或权利人使用不当，比如在产品包装上使用商标但未注明注册商标字样而使得公众误以为是商品通用名称，或在商业广告中使用不当，长而久之，都可能导致该商标排他效力的消失，使在后使用者的行为被认为是合理使用而获得相应保护。

　　可以说，双重使用的判决是美国宪法严格保护媒体言论自由的产物，且被判决双重使用的商业标识并非商业用语，因而才有作为媒体交流性用语的空间，而媒体用语因为不具备法定的商业用语的条件，所以商标权人并不能视媒体为侵权者。但与反向混淆密切相关的问题是，如何防止恶意的在后商标使用人披上“言论自由”的面纱侵犯在先使用人的权利呢？因为在后使用人往往都是实力雄厚的大公司，具有大规模市场营销和广告宣传的能力，其完全有可能利用媒体等宣传手段，使系争商标沦为通用名称或产生第二含义，丧失排他性，从而让自己使用该“通用名称”获得了抗辩理由。如果此时仍允许商标共存，这无疑是对在先使用人商标专用权的侵犯。可见，商标双重使用有给恶意的在后使用人留下侵权的空间，此时就需要借助法院进行裁判。因为在先商标人已丧失排他性权利，恶意的在后使用人已处于优势地位，两者已不具备平等协商的主、客观条件，交由代表公权力且中立的法院裁量，相对公平。

　　②商标共存协议。

　　商标共存协议一般是指由两个或两个以上的商标所有人就相似但不存在混淆可能性的商标所达成的、能够使商标可以和平共存的相关规则。59共存协议不仅实现了对商标的继续使用，而且节省了高昂的诉讼费用，避免了“马拉松”式的诉讼程序。因而，一些企业更乐于采用协议的方法使得相同或近似商标得以互不冲突地使用。共存协议是商标使用人私人之间的约定，是对私人财产权的处分，但其又涉及消费者混淆、市场垄断等因素，因此，共存协议就必须面对效力认定和反垄断审查的问题。

　　（A）共存协议的效力认定。

　　司法界对共存协议的效力并没有达成共识，从财产权处分的角度看，权利人对其私人财产的处分是合法的；但从消费者等公共利益的角度看，若允许不同主体在相同或类似商品上使用相同或近似的商标，必然会导致消费者的认知混淆或搜索成本的增加，无疑损害了商标法的另一保护对象--消费者的利益。这就关乎商标法在保护商标权人权利和消费者利益之间的价值选择问题。欧盟在共存协议的效力认定上，就是从绝对保护公共利益的极端逐渐走向中庸。在 2002 年欧米茄公司诉欧米茄工程有限公司案中，欧盟商标注册部门和有关法院认为，“衡量是否造成消费者混淆，不能由私人的协议决定，私权领域的协议不应凌驾于社会公共利益之上。”60但在四年之后的英国天空广播公司商标案中，欧盟商标与外观设计注册局开始考虑共存协议在商标共存中的效力，认为共存协议是解决相关商标争议的一种途径。61尽管欧盟商标与外观设计注册局所作的解释是否有足够的说服力，仍有讨论的余地，但这至少表明，其在共存协议的效力认定上开始变得“中庸”,而不再一味地以公共利益为由，完全否认共存协议的效力。

　　依笔者浅见，原始取得或受让取得商标专用权是需要行政权力的授权或审查，但这并不能改变商标权的财产权属性。商标许可制度、转让制度的广泛应用，特别是商标反淡化制度的建立，也在一定程度上证明了商标的财产属性。62按此，认可商标共存，跟认可商标转让和商标许可的效果一致，都是商标权利人对自己财产自由处分的表现。共存协议解决的仅是相同或近似商标并行使用时，可能产生的冲突以及当事人的权利义务分配问题。当有两个以上相同或近似商标存在于市场时，势必有引起消费者混淆或误认的可能，但这不是否认共存协议效力的理由。与普通商标许可类似，共存协议有导致消费者出现混淆之虞，但这可以通过在广告宣传上或产品包装上特别说明，或者突出加注商标使用人的其他信息（如企业名称、地址等）来纠正和告知消费者。因此，不能因为共存协议有导致消费者混淆之虞，而否认协议的效力。