商标名称通用化及商标侵权问题探究(2)

　　商标禁止权是商标权的应有之义，不需要注册商标权人在类似商品上有使用意图和行为。按照一审法院的逻辑，注册商标权人在注册商标时在类似商品上没有使用该商标的意图和行为，因此不能获得该注册商标在类似商品上禁止他人使用与注册商标相同或者相似的商标的权利。这种认定是不符合逻辑的，也严重违反常识。一审法院这样做也严重违背了商标标识商品来源避免混淆误认的本质，侵犯了消费者的知情权等合法权益。进言之，根据《商标法》第 57 条第2 款的规定可知，只要其他人未经商标权人授权许可，在类似商品上使用与注册商标相同或者类似的商标且容易导致混淆的，即构成侵权。

　　（ 3） “金丝”、“金丝肉松”和“金丝肉松饼”都不是商品通用名称。肉松饼是我国一种很常见的糕点类食品，在我国许多地方都有生产和销售。一审法院认定： “金黄色的絮状肉松被描述为‘金丝肉松’符合汉语的通常表达。金黄色肉松作为主要原料的馅饼被称为‘金丝肉松饼’也符合汉语的通常表达，描述肉松馅饼的主要原料肉松的颜色和形态的特点。”然而友臣公司并没有足够的证据证明“金丝肉松”和“金丝肉松饼”属于国家标准或者行业标准规定的名称，实际上肉松国家标准 GB/T 23968 -2009（ 原告一审证据 42） 并没有金丝肉松这种肉松的种类。更重要的是，友臣公司也没有提交证据证明“金丝”、“金丝肉松”和“金丝肉松饼”在我国已经成为肉松或者肉松饼约定俗称的称呼。其提交的一些其他侵权企业使用了“金丝肉松饼”的“证据”,只能说明不只被告侵犯原告商标权。事实上，原告提起诉讼后，一些使用“金丝肉松饼”的企业纷纷停止使用了这种侵权性质的表达，而那些国内较大规模和影响的肉松饼企业则自始没有使用“金丝肉松饼”字样，则从另一个角度说明“金丝”绝不是对“肉松饼”的描述性使用。

　　注册商标“金丝”在肉松饼上使用具有显着性和区别商品来源的作用。因此，一审法院的认定是错误的，没有法律根据的，也与同类案件同类不同判，造成了法律适用上的不统一。

　　（ 三） 二审法院观点和判决

　　④针对原告的上诉，二审福建省高级人民法院确认了一审认定的基本事实，并查明被上诉人友臣公司在一审时提交了市场上购买的 90 多种名称为“金丝肉松饼”的实物及照片。二审法院接受了上诉人主张的被告涉案产品与原告产品构成类似商品的观点，同时认为： （ 1） 友臣公司至迟在2012 年8 月2 日即生产出“金丝肉松饼”,且同时标注了其注册商标“友臣”,该时间早于上诉人涉案注册商标被核准时间。这说明其在生产销售的产品上标注“金丝肉松饼”时并不知道上诉人已将“金丝”商标注册于“糕点”等商品上，表明其是将“金丝肉松饼”作为商品名称使用。

　　（ 2） 国内市场上生产肉松饼的厂家有 90 多家，这些厂家均约定俗成地将“金丝肉松饼”作为商品的名称使用，且均标记了各自厂家的商标以示区别不同的厂家，进而认为“金丝肉松饼”实际上已经成为肉馅为金黄色丝状肉松的一类饼的通用名称。虽然原审法院将“金丝肉松饼”理解为直接表示肉松饼的主要原料确有不妥，上诉人对此点主张成立，但由于其未在注册商标证颁发之日及时行使注册商标的禁用权，客观上导致含有注册商标“金丝”文字的“金丝肉松饼”成为一类饼的通用名称并形成了相对稳定的市场。

　　在这种情况下，上诉人虽然享有商标的禁止权，由于其不及时行使，现在“金丝肉松饼”已经成为通用名称情况下，其要求被上诉人停止侵权的请求有悖公理，不应得到支持。本案中，上诉人许可他人使用“金丝肉松饼”由于时间短，且“金丝”在肉松饼上作为商标使用显着性也较弱，缺乏知名度，而被上诉人及相关厂家已将“金丝肉松饼”作为产品名称在全国范围内广泛使用，尤其是被上诉人已经在上诉人注册商标授权之前即已开始使用，且经过媒体的广泛宣传，已经在市场上享有相当高的知名度，相关公众不会将其与上诉人生产或上诉人相关联，从而不会导致混淆误认。（ 3） 在上述前提下，被上诉人在其产品上将“金丝”和“肉松”标注为不同颜色，系基于商业广告的考虑，在其标注自身注册商标的情况下，相关公众不会将其误认为“金丝牌”的肉松饼。因而上诉人关于被上诉人的产品将“金丝”与“肉松饼”分别标注不同颜色构成侵权的主张不能成立。同样，被上诉人虽然将“金丝”商标的文字作为其商品名称使用，但因为相关公众不会产生混淆误认，因而构成侵权的主张也不成立。

　　（ 四） 对本案一、二审法院判决理由的思考与评析

　　本案一二审都判决原告败诉，认定友臣公司及其他被告行为不构成商标侵权。其中一二审所持的基本立论和主要观点，笔者认为颇值得深入思考和探讨，因为这涉及对商标侵权、商标使用意图与商标保护之间的关系、商标通用名称化、商标正当使用、混淆与误认的界定等重要问题，尤其是其中的商标通用名称化问题，是本案二审判决的主要考量。故以下将以商标通用名称化认定为重点，就上述问题加以探讨。

　　1. 商品相同或者相类似的判断

　　本案由于不涉及注册驰名商标保护，在认定被告是否构成侵犯原告注册商标专用权问题上，显然应当明确双方的商品应当属于相同或者类似商品，否则被告即使是对原告“金丝”商标做相同或者近似的使用，也不存在侵权的基础。因此，需要就原被告商品是否属于相同或者类似商品加以探讨。本案中，原告的注册商标限定使用的商品类别为第 30 类“糕点；包子； 面包； 花卷； 馒头； 大饼； 面粉制品； 以谷物为主的零食小吃”.而被告友臣公司的生产销售的肉馅饼在包装上明确标示为“烘烤类糕点”,从这个意义上讲应属于糕点的下位概念，从概念的内涵来说落入了原告注册商标核定使用的商品范围。如果不能从相同商品上下结论，则结合我国司法解释相关规定，笔者认为两者构成类似商品也是合理的。具体分析如下：

　　最高人民法院《关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第 11 条规定，《商标法》第57 条第（ 2） 项规定的类似商品，是指在功能、用途、生产部门、销售渠道、消费对象等方面相同，或者相关公众一般认为其存在特定联系、容易造成混淆的商品；第 12 条规定，人民法院依据《商标法》第 57 条第（ 2）项规定，认定商品或者服务是否类似，应当以相关公众对商品或者服务的一般认识综合判断； 《商标注册用商品和服务国际分类表》、《类似商品和服务区分表》可以作为判断类似商品或者服务的参考。根据上述规定，判断商品是否类似，主要应基于相关公众对商品及其相关属性的认识加以评判。所谓相关公众，根据《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第 8 条的规定，是指与商标所标识的某类商品或者服务有关的消费者和与前述商品或者服务的营销有密切关系的其他经营者。

　　根据其第 9 条、第 10 条与第 11 条的规定，商标混淆可能性的分析需要考虑相关公众、商标的区分度及认识效果。只有相关公众对商标与商品、生产者的关系产生误认或者认为其来源与注册商标的商品有特定的联系，才能认定存在商标混淆可能性。最高人民法院在（ 2010） 民提字第 113 号判决书中指出： “相关公众一般是指全国范围内的相关公众，但如果被指称的行业或者商品由于历史传统、风土人情或者自然条件、法律限制等原因而被局限在特定地域市场或者其他相关市场内，则以该相关市场的公众作为判断标准。”

　　在本案中，肉松饼与糕点的相关经营者是零食销售者，包括零售店与超市； 消费者是不固定的大众群体。从消费者的选择来看，两者作为零食，功能上可以相互替代，消费者很容易进行替代选择，使得一类商品的消费群体向另一类商品流动，从而对上诉人与被上诉人的市场利益产生影响。因此，可以认定相关公众容易产生混淆。在本案中，相关公众是消费肉松饼的普通消费者，其施以普通注意力如果难以对被告生产销售的产品与原告已经许可他人生产销售的“金丝肉松饼”相区分，就可以认定两者为类似商品。

　　《类似商品和服务分类表》3006 群组中具有糕点、馅饼商品名称，但由于两者都属于零食，在功能、用途、生产部门、销售渠道、消费对象等方面均具有相同的特点，如在销售渠道方面两者通常是摆放在一个区域供消费者选择，因此认定两者属于类似商品是合理的。事实上，本案二审法院已经明确肯定了这一点。只不过一审法院没有正面论证这一问题。

　　2. 使用意图与注册商标专用权保护的关系

　　从一般的商标法原理来说，商标申请注册的主要目的在于使用，因为只有使用才能发挥商标的作用，逐渐树立商标的信誉，进而实现商标的资产价值，提高商标的竞争力。但是，在商标专用权保护意义上，一个企业没有在相类似商品上申请注册同一商标，却不能否认其有权借助于商标专用权的禁止权权能禁止他人在相类似商品上使用相同或者近似的商标。

　　换言之，注册商标所有人禁止权，不需要在类似商品上申请注册相同或者近似的商标。本案一审中，法院判决强调原告在肉馅饼商品上没有“使用意图”,因而不能主张禁止被告针对肉松饼使用与其注册商标相同的文字“金丝”.笔者认为，该观点显然是混淆了商标使用意图与商标专用权、商标禁止权之间的关系，否定了商标禁止权在本案中的适用。事实上，商标禁止权与商标专用权的范围并不完全相同，因为根据我国《商标法》规定“注册商标专用权的保护范围以核准注册的商标和核定使用的商品为限”,而商标禁止权则涵盖了禁止他人未经许可在相同或者类似商品上使用相同或者金丝的商标，后者的范围明显大于前者。之所以如此，笔者认为是由商标制度的立法宗旨所决定的。商标法通过确保商标的显着性而建立商标的信誉，以此促进厂商改善商品或者服务质量，实施商标战略取得市场竞争优势。这就必然要求防止和制止任何导致消费者混淆、误认的行为。他人在相同或者类似商品上使用与他人注册商标标识相同或者近似的标识，就很可能导致相关公众的混淆误认，从而损害商标权人的利益。因此，尽管商标专用权的范围限于上述规定的内容，商标权人却可以基于商标禁止权扩大对其商标的保护。而其中扩大保护的部分（ 即商标专用权范围以外的部分） 就涉及类似商品上使用相同或者近似的商标。商标权人即使在涉案事件出现时仍然没有在类似商品上使用的“意图”,也不妨碍其基于商标禁止权追究侵权人的侵权责任。基于此，本案中原告无论是否在相类似商品“肉松饼”、“馅饼或者肉馅饼”上存在使用的意图，均不会影响其主张权利。由此可见，一审法院判决说理“使用意图说”的合理性值得商榷。事实上，一审法院断言原告没有在涉案类似商品上使用的意图，本身也没有充分的依据。二审法院对于一审法院的上述观点未做纠正，留待我们进一步思考。

　　3. 通用名称及其判断问题

　　本案一二审否认原告的主张应当受到保护的一个关键理由均为“金丝肉松饼”中“金丝”是肉松饼一类饼的“通用名称”.因此，以下需要深入探讨“金丝”究竟是否为“肉松饼”的通用名称。基于此，对在前述商标通用名称化理论证成基础上，剖析如何认定及相关法律适用是必要的。

　　商标法中的商标通用名称分为法定通用名称和约定通用名称。根据 2005 年 12 月国家商标局和商标评审委员会制定的《商标审查及审理标准》规定，前者是指国家标准、行业标准规定的通用名称，后者则是指约定俗成的商品的名称，包括全称、简称、缩写、俗称。我国一些涉及商标确权和商标侵权纠纷的司法判例对通用名称的基本内涵基本都达成了共识，强调通用名称的广泛性和规范性特征。如北京市高级人民法院的一份判决书指出： “商品的通用名称是指为国家或者某一行业所共用的，反映一类商品与另一类商品之间根本区别的规范化称谓。通用名称应具有广泛性、规范性的特征。就通用名称的广泛性而言，其应该是国家或者某一行业所共用的，仅为某一区域所使用的名称，不具有广泛性； 就规范性而言，其应该符合一定的标准，反映一类商品与另一类商品之间根本区别，即应指代明确。”⑤学术界则有观点认为： 商品通用名称是指在某一范围内为相关公众普遍使用的，反映一类商品与另一类商品之间根本区别的规范化称谓，包括规范的商品名称、俗称以及简称。

　　通用名称既要规范化，又要得到相关公众的普遍认同及使用，这不但是通用名称的本质特征，也是判定通用名称的主要依据。此规范性，是指通用名称应能反映不同类型商品之间本质区别。就普遍认同及使用而言，系指通用名称应为相关公众所公知和共用。[2]还有观点认为： 通用名称的本质在于通用性而不是规范性，也不在于唯一性。[3]

　　一般地说，在发生纠纷时针对法定通用名称的情况较好处理，对于约定俗成的通用名称则由于判断标准和认识不一而难以形成一致意见。不过，这并不妨碍我们在理论认识上的一致性。所谓约定俗成的通用名称，是指相关公众普遍认为特定名称能够指代某一类特定的商品。对于约定俗成的通用名称，还存在着在多大地域范围确定的问题。根据最高人民法院《关于审理商标授权确权行政案件若干问题的意见》第 7 条规定，原则上应以全国通用为原则。不过，基于名称形成的背景、历史，加之考虑到我国地域辽阔的原因，在有些情况下不宜以全国通用为标准。这些情况主要是指基于历史传统、风土人情、地理环境等原因，如果相关市场较为固定，则亦可认为属于通用名称。例如，最高人民法院再审的山西沁州檀山皇小米发展有限公司等与山西沁州黄小米（ 集团） 有限公司侵害商标权纠纷再审案就体现了这种观点。[4]