商标先用权的内容及其限制

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　　【题目】新商标法中商标先用权条款解读
　　【引言  第一章】商标先用权概述
　　【第二章】商标先用权的构成要件
　　【第三章】商标先用权的内容及其限制
　　【第四章】商标先用权的行使
　　【结语/参考文献】商标先用权法律适用研究结语与参考文献

　　3 商标先用权的内容及其限制

　　商标先用权的内容主要体现在，在具备商标先用权产生和行使条件的情形下，商标在先使用人享有继续使用其商标的权利以及相应的保护权能，且该等使用可以作为商标侵权的抗辩事由。正是在这种意义上，继续使用权可以说是商标先用权的实质内容所在。有观点认为，"权利内容就是指权利具有的权能。商标先用权具有以下几项权能：继续使用权、抗辩权、异议权和撤销权。"据此观点，继续使用权被视为与抗辩权、异议权和撤销权并列的一种具体权能。本文认为，商标在先使用人的抗辩权、异议权和撤销权均依继续使用权而产生，并作为商标先用权的具体权能而存在。如果在他人取得注册商标专用权后，法律禁止商标在先使用人继续使用其商标，那么，所谓的抗辩权、异议权和撤销权自然也就无从谈起。然而，商标先用权制度主要保护的是在先使用商标的既存状态，因此，商标在先使用人的继续使用权必须有所限制。例如，商标在先使用人对其商标的继续使用不得侵犯注册商标专用权，原则上也不能转让或许可他人使用其商标，对善意注册商标不得请求宣告无效，也不得申请商标并存注册。

　　3.1 商标先用权的基本内容

　　3.1.1 继续使用权

　　从商标先用权的基本内容来看，主要国家或地区的商标法都规定了商标在先使用人的继续使用权，即在有关商品或服务上继续使用其商标的权利。应注意，商标在先使用人的这种继续使用不能超越在先使用商标的既存状态，否则，基于注册商标专用权而建立起来的商标秩序将面临失范的风险，商标在先使用人与注册商标专用权人之间的竞争关系又将陷入失衡的状态。根据我国新《商标法》第59 条第 3 款规定，商标在先使用人有权在原使用范围内继续使用其商标。对于商标在先使用人的该等使用，注册商标专用权人负有容忍义务，既不得对在先使用人提出商标侵权的指控，也无权对其提出禁止使用的要求。

　　3.1.2 抗辩权

　　一般情形下，未经商标注册人的许可而在有关商品或服务上使用与注册商标相同或近似的商标，并容易导致混淆的，将构成商标侵权行为。依我国新《商标法》的相关规定，如果商标在先使用人对与注册商标相同或近似商标的使用行为，符合商标先用权的构成要件，则商标在先使用人享有抗辩权，注册商标专用权人无权要求在先使用人放弃对其商标的使用，也不能以商标侵权为诉由对在先使用人提出权利主张。从立法目的来看，赋予商标在先使用人以抗辩权，旨在维系在先使用人在有关商品或服务上继续使用其商标的权利，否则，商标在先使用人的继续使用权即可能因商标注册人主张商标专用权而形同虚设。

　　私法上的抗辩权依其效力强度，有延缓抗辩（aufschiebende Einrede）与排除抗辩（ausschlieβende Einrede）之别。其中，延缓抗辩又称延期（dilatorische）抗辩，只能暂时阻止请求权之实现，如同时履行抗辩；排除抗辩则能够持续阻止请求权之实现，故又称永久（peremptorische）抗辩，如诉讼时效抗辩。

　　如果商标在先使用人对其商标的使用符合商标先用权的构成要件，则在先使用人对注册商标专用权人的抗辩权就能一直有效存续。但应注意，商标在先使用人的抗辩权以适当履行自身的义务为前提，如果超越了法律设置的范围限定，继续使用行为就可能转化为商标侵权行为，商标在先使用人的抗辩权也可能因此而丧失。

　　3.1.3 提出异议权为维护正常的商标秩序，恶意注册基本为各国商标法所禁止。商标在先使用人的提出异议权是指他人恶意注册的商标与在先使用商标相同或近似，且申请注册的商标与在先使用商标用均用于相同或类似的商品或服务上，则商标在先使用人有权在他人申请商标注册时提出异议。根据我国新《商标法》第 15 条第 2 款、第 32 条规定，当他人在主观上具有恶意时，商标在先使用人可以按规定就他人的恶意注册行为提出异议。应当注意的是，无论商标在先使用人是基于新《商标法》第 15 条第 2 款还是基于第 32 条规定提出异议，都必须是在先使用人主动提出，才能启动商标注册异议程序。在此意义上，提出异议权可以说是商标在先使用人为阻却恶意注册的事先救济措施。如果商标在先使用人未及时提出异议，则无法阻却他人对商标的恶意注册，在他人取得注册商标专用权后，商标在先使用人只能依商标先用权条款在原使用范围内继续使用，但其可以在一定期限内请求宣告注册商标无效。从权利动态保护的角度看，在商标先用权制度语境下讨论商标在先使用人的提出异议权是合乎情理的。

　　3.1.4 注册商标无效宣告请求权

　　商标权的无效，是指因商标权的取得存在瑕疵，由商标主管机构宣告商标权自始没有法律效力。

　　注册商标无效宣告请求权是指商标在先使用人有权在一定期限内请求商标主管部门宣告商标注册人恶意注册的商标无效，从而维护自身合法权益。在我国新《商标法》第 15 条第 2 款、第 32 条规定的情形下，如果商标在先使用人未及时行使异议权，则他人即便是基于恶意抢注行为也可能取得注册商标专用权，但为更好维护商标在先使用人的合法权益，法律赋予在先使用人注册商标无效宣告请求权。根据新《商标法》第 45 条第 1 款规定，自商标注册之日起五年内，在先权利人或利害关系人可以请求商标评审委员会宣告该注册商标无效。但若商标在先使用人不主张此项权利，则商标注册人即确定地取得商标专用权（对恶意注册的，驰名商标所有人不受五年的时间限制）。

　　值得关注的是，我国新《商标法》对商标权无效和撤销作出了区分。

　　如果已经注册的商标违反了新《商标法》第 32 条（2001 年《商标法》第 31 条）规定，根据新《商标法》第 45 条第 1 款规定，该情形属于在先权利人或利害关系人可以请求宣告注册商标无效的情形，而根据 2001 年《商标法》第 41 条第 2 款规定，该情形则属于商标所有人或利害关系人可以请求撤销注册商标的情形。此外，新《商标法》第 15 条第 2 款规定属于 2013 年修订新增内容，违反该规定的已注册商标属于新《商标法》规定的在先权利人或利害关系人可以请求宣告无效的注册商标。

　　3.2 商标先用权的边界分析

　　3.2.1 不得侵犯注册商标专用权

　　商标注册人对注册商标享有专用权，该专用权受法律保护。商标注册人除有权自己使用其注册商标外，还有权禁止他人在商业活动中使用其注册商标，此即商标禁止权。

　　相比之下，未注册商标的在先使用人通常并不享有禁止权，如果赋予商标在先使用人以禁止权，则无疑会削弱商标注册的现实意义。但从立法例来看，《德国商标法》第 12 条的规定却是一个例外，该条规定："商标注册人以外的其他人，在注册商标的在先权日之前，依据第 4 条第 2 项已获得商标权，或者依据第 5 条已获得商业标志权，并且该权利人有权禁止在德国领土范围内使用该注册商标，则可以注销该商标的注册。"而该法第 4 条第 2 项规定的可以获得商标权的情形即"通过在商业过程中使用，一个标志在相关商业圈内获得作为商标的第二含义".

　　从商标政策上来看，应该鼓励和引导商标注册，如果允许未注册商标使用人也享有禁止权，则无疑会削弱商标使用人申请商标注册的积极性。根据我国新《商标法》第 59 条第 3 款的规定，尽管商标在先使用人可以继续使用其商标，但应以不侵犯注册商标专用权为前提：一方面，商标在先使用人的继续使用权要受到"原使用范围"的约束；另一方面，当注册商标专用权人提出要求时，商标在先使用人在继续使用其商标的过程中必须附加适当区别标识。否则，商标在先使用人的继续使用行为就有可能构成商标侵权行为。

　　3.2.2 原则上不得转让或许可他人使用在商标先用权是否允许让渡给他人这一问题上，人们大多持否定意见。我国有学者认为，"商标先用权是对在先使用商标的事实的确认，法律维护的是一种既存的状态，即先用人自身在现有范围内使用。另外，从所有权的角度分析，先用权也是一种有限的权利，不享有完全的处分权，一般情况下，不得将该商标转让或者许可他人使用。"若允许商标在先使用人将继续使用其商标的权利让渡给他人，则极容易不恰当地扩大在先使用人商标的使用范围，并可能造成对注册商标专用权的侵犯，从而遭受注册商标专用权人的侵权指控。

　　但在极少数的情形下，商标先用权应当被允许转移，在各种论述中经常被引用的就是《日本商标法》的规定，该法第 32 条在规定因在先使用取得使用商标的权利时，亦明确规定"该营业的承继人，亦同".其实，在立法例方面，《韩国商标法》对此问题也有所回应，该法第 57 条之三明确规定了"在先使用人"包括"承继其地位的人".

　　本文认为，作为权利义务的继受人可以依据商标先用权条款继续获得保护的情形还应包括：一是商标使用企业发生合并或分立情形，且权利义务一并发生转移的；二是他人通过受让股权的方式获得了对商标使用企业的控制权，则该他人自然可以间接享有在先使用商标的相关权利。

　　3.2.3 对善意注册商标不得请求宣告无效

　　恶意行为通常不能获得法律保护，在商标法领域也概莫能外。在英国，恶意注册是驳回注册的绝对理由之一，根据《英国商标法》第 3 条第（6）款规定，"出于恶意或在某种程度上出于恶意提出申请的商标不得注册".

　　另根据该法第 47条第（1）款、第（4）款规定，"如果商标注册违反第 3 条或该条所提及的任何规定（驳回注册的绝对理由），可以宣布该注册商标无效";从程序上看，"对恶意注册的商标，注册局长可以自行向法院提出申请，要求宣布该注册无效".

　　在此问题上，德国的做法也是如此，根据《德国商标法》第 50 条规定，基于无效请求应当注销商标的注册，即包括"申请人提起商标申请时有恶意行为"这一情形。从我国新《商标法》的规定来看，如果商标注册人具有第 15 条第 2 款、第32 条规定的主观恶意，自商标注册之日起五年内，在先权利人或利害关系人可以请求商标评审委员会宣告该注册商标无效。而对于善意注册商标，若不存在其他驳回注册的绝对理由，商标在先使用人不得请求宣告该注册商标无效。

　　3.2.4 不得申请商标并存注册

　　商标的并存注册，是商标共存的情形之一。在商标先用权的制度框架下，因为在先使用商标与注册商标相同或近似，但由于在先使用不侵权抗辩的存在，在先使用商标与注册商标在各自范围内的并存使用为法律所允许。但为了将在先使用商标与注册商标的权利冲突限定在一个合理的状态，法律一般会对在先使用商标的权利范围施以必要限制。以往的司法实践在适用我国 2001 年《商标法》第28 条这一条款时，曾有判例涉及对商标共存问题的探讨，有观点指出，"保护消费者利益亦是《商标法》第二十八条的立法目的之一，也是我国商标法的立法宗旨之一，故在决定是否允许商标共存时还应考虑双方的商标在整体上是否能够为相关消费者所区分，商标共存是否容易造成消费者产生混淆误认。"从保护消费者合法权益的角度看，如果存在混淆的可能性，一般应不允许通过签订商标共存协议的方式实现商标共存。在考虑是否允许商标在先使用人提出商标并存注册时，也同样不能忽略消费者利益保护问题。

　　在商标注册制之下，商标在先使用人一般不能申请商标并存注册，主要是因为并存注册容易造成相关公众对商品或服务来源产生混淆或误解。即便是允许并存注册存在的美国，根据《美国兰汉姆（商标）法》的规定，获得并存注册的条件也是极为严格的，必不可少的前提是"专利商标局局长认为在使用方式、使用地域、使用商品的条件和限制下，两人以上对相同或近似商标的连续使用不会造成混淆、误认或欺骗".

　　可见，商标并存注册需要一系列其他要件的配合才能得以推行。所以，尽管在民法领域以坚持意思自治为原则，但不同民事主体之间的私法安排不得有悖于公共政策和公共利益，从保护消费者合法权益的角度看，即便是获得了注册商标专用权人的同意和豁免，一般也不应允许商标在先使用人申请商标并存注册。