商标先用权的行使

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　　【题目】新商标法中商标先用权条款解读
　　【引言  第一章】商标先用权概述
　　【第二章】商标先用权的构成要件
　　【第三章】商标先用权的内容及其限制
　　【第四章】商标先用权的行使
　　【结语/参考文献】商标先用权法律适用研究结语与参考文献

　　4 商标先用权的行使

　　商标先用权的行使是指商标在先使用人依法律所限定的条件和方式行使对在先使用商标的继续使用权及其他相关权能的过程。从制度设计的目的来看，商标法之所以设置商标先用权条款，旨在兼顾商标在先使用人、注册商标专用权人以及相关公众消费者等各方利益。因此，商标先用权的行使应遵循信誉维持原则、利益平衡原则以及信赖保护原则。商标在先使用人依据我国新《商标法》的规定行使商标先用权时亦应遵循该三项原则。从其他国家或地区的立法规定来看，商标在先使用人对其商标的继续使用在使用范围上一般会有所限制，当商标专用权人提出附加适当区别标记的要求时，在先使用人还得担负起防止混淆的义务和责任。在此方面，我国新《商标法》的规定也不例外，在先使用商标只被允许在"原使用范围"内继续使用，且注册商标专用权人可以要求商标在先使用人附加适当区别标识。

　　4.1 商标先用权行使的一般原则

　　4.1.1 信誉维持原则

　　本文第一部分已论及商标法保护的法益之一即商标所有人的商业信誉，不少国家或地区的商标法都确认了这一点。例如，《日本商标法》第 1 条所规定的商标法的宗旨即包含"维护商标使用人在业务上信誉",《韩国商标法》第 1 条也有类似规定。

　　从市场竞争的角度来看，很多商标使用企业为确立和巩固其经济影响力，都愿意投入大量资源进行品牌建设，商标作为一种商业上的标记无疑成了最为重要的凝聚商誉的载体。无论商标是否已经注册，只要通过实际使用已积累了一定商业信誉，那么，对在先使用人而言，在商业活动中继续维持这种信誉就成为一项正当、合理的诉求。

　　从商标先用权行使的角度看，之所以赋予商标在先使用人在一定条件下继续使用其商标的权利，最主要的目的就是希望维持和增进其商标信誉。众所周知，商业信誉的积累是一个持续性的过程，并非一朝一夕可以实现。一般来说，在先投入实际使用的商标无疑更容易抢占累积商誉的"先机",而商标先用权制度的主要保护对象就是商标在先使用人基于这种"先机"而获得的成果，即凝聚于商标之上的商誉。赋予商标在先使用人继续使用其商标的权利，既是对在先使用商标之前已形成商誉的保护，也是对在先使用商标进一步扩大影响的支持，换句话说，商标先用权制度让那些在先使用的商标拥有成为"耐克"那样具有强大品牌力商标的机会。

　　4.1.2 利益平衡原则

　　尽管民法以保护私权为宗旨，但民事权利的行使不得超越其正当界限，否则即可能构成权利滥用。在商标先用权的制度框架下，为了使得相关利益主体之间的民事权利能处于一个相对均衡稳定的状态，商标先用权的行使必须遵循利益平衡（balance of interests）的一般原则。利益平衡也称为利益均衡，是在一定的利益格局和体系下出现的利益体系相对和平共处、相对均势的状态。

　　97之所以规定商标先用权制度，主要是为了在商标在先使用人与注册商标专用权人之间实现"定分止争",让在先使用商标与注册商标在一种相对平衡的竞争状态下按各自规则进行使用，这样既保障了在先使用商标的商业信誉，也维护了注册商标的权威地位。而为了实现这一目标，消解这两个主体之间的权利冲突，主要的应对方法就是从制度上框定彼此的权利边界。

　　从商标在先使用人的视角来观察，为实现上述利益平衡的目的，法律所采取的策略可以简单地概括为既"赋权"又"限权".从赋权的角度看，我国新《商标法》明确规定商标在先使用人在他人取得注册商标专用权后仍可以继续使用其商标，且该继续使用并不构成对注册商标专用权的侵犯，从而保护了商标在先使用人的合法权益。从限权的角度看，商标在先使用人对其商标的继续使用不能超越"原使用范围"这一限定，如果在先使用人未自觉接受该项限定的约束，则可能在相关公众中造成混淆，在先使用人也可能会因侵犯注册商标专用权而承担相应的法律责任；为了降低相关公众产生误认或混淆的可能性，法律还同时赋予注册商标专用权人要求商标在先使用人附加适当区别标识的请求权，在先使用人对注册商标专用权人的该项要求不得拒绝。

　　4.1.3 信赖保护原则

　　信赖保护原则是民商事领域的一项重要原则，商标先用权的行使亦应遵循该项原则。莱因荷德·齐佩利乌斯指出，"只有在人们所信赖的行为方针和决定之基础不会轻易改变的情况下，有序的共同体生活才成为可能。"在商标先用权的制度构造中，不可忽略的一个事实是消费者选择商品或服务时表现出来的对商标的依赖性。由于存在产品信息不对称的情况，或是出于节省交易时间的考虑，在很多时候，消费者更愿意在商标的指引下完成对商品或服务的选择。在现实的消费环境中，无论是基于主动的消费体验，还是被动地接受大量的广告宣传，消费者都会对一些商品或服务的商标形成自己的印象和评价。所以，消费者在面临选择困难的时候，在脑海中浮现的或许就是那些曾经得到过自己好评的商品或服务的商标。商标的这种功能被一些学者称为"信息传递"（information transmission）功能。

　　而凝聚于商标之上的商誉就是以消费者的这种信赖为基础而逐步建立起来的。也正因如此，任何可能减损商标所有人商誉及信用的事件发生后，都有可能影响消费者对商标以及该商标所指向的商品或服务质量的信赖程度。因此，也只有当消费者的信赖和预期得到合理保护时，商标先用权的正当性基础才更具现实说服力。

　　作为商标先用权行使原则之一的信赖保护原则，可以从两个维度进行观察和分析：一方面，对在先使用商标而言，商标在先使用人享有在原使用范围内继续使用其商标的权利，这也意味着那些熟知在先使用商标的相关公众可以依据他们对商标的原有印象作出消费选择，即他们对在先使用商标的信赖程度并不会发生较大改变；另一方面，对注册商标而言，在商标效力所及范围之内，注册商标专用权人均可合法使用且可禁止他人使用，在此过程中自然会形成对注册商标具有信赖心理的消费者群体，为避免发生相关公众将在先使用商标误认为注册商标的情况，尽可能地保护注册商标专用权，注册商标专用权人可以要求商标在先使用人在继续使用其商标的过程中附加适当区别标识，以作必要区分，这也就保护了那些对注册商标已经形成认可心理的相关公众的信赖利益。

　　4.2 商标先用权行使的比较法考察

　　4.2.1 商标在先使用人继续使用权的范围限定

　　考虑到在商标先用权的制度框架下，商标在先使用人不能打破原来已经形成的商标使用秩序，所以，其所享有的继续使用权在使用范围上会受到一定限制。

　　从已有的立法规定看，主要有两种限制模式：一是在地域范围上加以限制，将商标在先使用人的继续使用权限定在特定区域内，例如，《英国商标法》第 11条第 3 款规定在先权利人只有在"某一特定地点"（这一地点正是其适用的唯一地点）使用某一个未注册的商标或别的标记才不构成对一个注册商标侵权；100又如，《意大利商标法》第 9 条规定在先使用人有权在"同一地域"继续使用该商标。

　　二是在商品或服务类别上作出限制，即必须在相同的商品或服务上使用商标，且不能将使用范围扩大到类似商品或服务上，例如，《日本商标法》第 32 条规定在先使用人可以继续使用商标的前提是"若其继续于该商品或服务上使用该商标",其中"该商品或服务"应不包括类似商品或服务；我国台湾地区"商标法"第 36 条也明确规定了继续使用必须"以原使用之商品或服务为限".

　　4.2.2 商标在先使用人的防止混淆义务

　　鉴于在先使用商标与注册商标相同或近似，很可能导致相关公众产生误认或混淆。因此，在商标先用权的制度构造中，商标专用权人一般可以请求商标在先使用人在使用其商标的过程中附加适当区别标识，日本、韩国等国家或地区的商标法对此均有规定。例如，《日本商标法》第 32 条规定"该商标权人或专有使用权人为防止该人业务上商品或服务与自己业务上商品或服务混淆，可请求其附加适当标识",《韩国商标法》第 57 条之三也规定"商标权人或专有使用权人可以要求在先使用人在其商品上作出适当的标记，以防止在自己的商品与在先使用人的商品之间产生对商品来源的误认或混淆",之所以作这样的规定，主要是为了保护相关公众消费者的合法权益。如果商标专用权人明确要求商标在先使用人以合理的方式附加适当区别标记，以防止相关公众消费者对商品或服务来源产生混淆，那么，商标在先使用人即负有防止混淆的义务和责任。在此情形下，如果商标在先使用人未能积极配合甚至消极懈怠，导致商标专用权人的请求得不到实现，那么，商标在先使用人应承担相应责任。

　　4.3 我国法上商标先用权的行使--规范解读及法律适用

　　4.3.1"原使用范围"的维度和边界

　　我国新《商标法》第 59 条第 3 款规定将不得超越"原使用范围"作为商标在先使用人行使继续使用权的限制要件，但应从哪个角度来界定"原使用范围",新《商标法》并没有提供明确的答案，人们对此问题的认识和理解也并不一致，这是适用商标先用权条款的一个难点。有观点认为，"按照国家工商行政管理总局商标局一贯的做法，这一范围应该是指地域范围";也有观点认为，"使用的范围仅限于原来使用的商品和服务，不得扩大到类似的商品和商标上".

　　这两种观点都具有一定合理性，也都能找到相关国家或地区的立法例作为支撑。本文认为，应当从对象指向和空间指向两个维度来理解我国新《商标法》第59 条第 3 款规定中的"原使用范围".从对象指向来看，"原使用范围"是指商标在先使用人的商标所使用的商品或服务类别，而不应扩大到类似的商品或服务上。

　　如果允许商标在先使用人在类似的商品或服务上使用其商标，则不利于保护注册商标专用权人的合法权益。从空间维度来看，之前《国家工商行政管理局关于服务商标继续使用问题的通知》曾规定，服务商标继续使用时，使用人不得扩大该服务商标的使用地域。那些认为"原使用范围"应该是指地域范围的观点，大多是受此规定的影响。本文认为，从传统商业模式来看，商标的影响力和知名度主要是针对相关地域消费者的知晓程度来说的，所以，将地域范围作为"原使用范围"的一个限定要素有其合理性。但随着电子商务等新兴商业模式的兴起和繁荣，商品销售渠道早已打破地域范围的藩篱，为销售商品之目的，在互联网、电子媒体等媒介上使用商标的情形已非常普遍，所以，对"原使用范围"的认定还应考量商标使用的载体要素，对在互联网、电子媒体等媒介上使用商标所形成的合法权益应予以认可并提供适当保护。

　　在有关"原使用范围"认定的讨论中，《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第 15 条第 3 款对《专利法》第 69 条第 2项规定的"原使用范围"的解释经常被作为参照而提到。有观点认为，"对新商标法第 59 条第 3 款中'使用范围'的解释应当与该条中'有一定影响'的范围相当，即解释为在原商品生产规模或服务提供规模内提供已有的商品或服务，不包括与之类似的商品或服务。"108这种解释主要是基于商标在先使用人不能不适当地扩大在先使用商标的影响范围而提出的。但本文认为，从原商品生产规模或服务提供规模的角度来解释"原使用范围",忽略了商标权与专利权的不同特点。

　　实际上，即便是商标在先使用人超越了原有规模提供有关商品或服务，也并不必然与扩大在先使用商标影响划上等号，"商品来源只是消费者选择商品时诸多考虑要素中的一个要素，影响消费者做最后决定的还有商品的质量、性能、价格、外观等。"所以，不宜将"原使用范围"限定为原商品生产规模或服务提供规模。

　　4.3.2 先用权维持意义上"继续使用"的具体要求

　　商标权得以维持，必须基于商标的实质使用和连续使用。如果商标没有投入实质使用，或没有处于连续使用的状态，商标权获得法律保护的基础将被削弱。因为纯粹作为一种商业上的标记本身，并不是商标法所关注的重点，商标法所保护的商标必须与实际的使用行为联系在一起。尽管使用商标是商标所有人的权利，但在商标权维持的意义上，使用却构成一种义务。例如，根据我国新《商标法》

　　第 49 条第 2 款规定，注册商标没有正当理由连续三年不使用的，任何单位或个人都可以向商标局申请撤销该注册商标。虽然连续使用是对维持注册商标专用权而提出的一项要求，但本文认为，该要求对商标在先使用人维持商标先用权也同样适用，当在先使用人希望一直维持商标先用权的有效存续时，其对商标的"继续使用"也应处于连续使用的状态。我国新《商标法》第 59 条第 3 款并未从商标先用权维持意义上对"继续使用"提出具体要求，建议以后可以在新《商标法》

　　的司法解释中对此作出规定，即商标在先使用人在取得先用权后，其商标没有正当理由连续不使用达到一定期限（例如，三年）的，注册商标专用权人可以请求商标主管部门禁止在先使用人继续使用其商标。当然，如果商标在先使用人有正当理由未能连续使用的，则不应禁止商标在先使用人对其商标的继续使用。而所谓正当理由，一般应解释为商标在先使用人因无法控制的客观原因导致其对商标的继续使用碰到障碍，具体事由可参照《商标审理标准》对注册商标未使用的正当理由的规定，例如，因不可抗力因素未能使用，或是因政府政策性限制停止使用；还有在特殊情况下的理由，如因破产清算停止使用等。

　　4.3.3"附加适当区别标识"的性质及限度

　　为防止相关公众产生误认或混淆，我国新《商标法》第 59 条第 3 款规定在赋予商标在先使用人以继续使用权的同时，也规定了注册商标专用权人可以要求在先使用人附加适当区别标识。值得探讨的是，如果注册商标专用权人未提出附加适当区别标识的要求，商标在先使用人是否还有义务在使用其商标的过程中附加适当区别标识？有观点认为，"为了保护在后的商标注册人和普通消费者的利益，即使商标注册人没有行使此请求权，也应当赋予在先商标使用人主动防止混淆的义务。"本文认为，对我国新《商标法》的上述规定应优先适用文义解释方法，从法律条文来看，第 59 条第 3 款所使用的是"可以要求",也就是说，注册商标专用权人可以向在先使用人提出该项请求，也可以选择不行使或暂不行使该项请求权。因此，在注册商标专用权人没有提出附加适当区别标识要求的情形下，应当认为商标在先使用人并不担负主动防止混淆的义务。我国新《商标法》的这种规定，实际上是赋予了注册商标专用权人一项"自由裁量权",即其可以观察在先使用商标的继续使用是否会对注册商标专用权的行使构成不利影响，如果这种影响可能发生甚或已经发生，那么，其即可选择要求商标在先使用人附加适当区别标识--在法律适用中，注册商标专用权人提出该项请求不应附加期限，只要在先商标的继续使用可能导致相关公众产生误认或混淆，注册商标专用权人就可以在其觉得有必要的任何时候向商标在先使用人提出该项要求。

　　此外，既然是附加适当区别标识，那么，何为"适当"?或者说，注册商标专用权人该项请求权的限度在哪里？本文认为，我国新《商标法》之所以赋予商标在先使用人对其商标的继续使用权，主要是希望继续维持附加于该商标之上的商誉，因此，注册商标专用权人请求附加适当区别标识时，应以保持在先使用商标原状为原则。

　　也就是说，注册商标专用权人不能要求在先使用人对在先使用商标作出根本性修改，因为这种根本性修改相当于让在先使用商标变成另外一个完全不一样的商标，这无异于直接否定了在先使用商标的有效存在，所谓的商标先用权自然也不复存在。从具体操作上看，商标在先使用人可以在商标上附加企业的名称、商号或地名等要素，或是在商品的包装上增加文字标注，甚至还可以在经营场所、官方网站上申明在先使用商标与注册商标为不同主体所有，以示两者有所区分。在适用附加适当区别标识条款时，只要能实现防止相关公众混淆的目的，在具体方式上不应作过多限制。还应当提醒的是，商标在先使用人以何种方式加以区分，还应考虑注册商标影响力大小、商品销售渠道、消费群体构成等因素。