专利权用尽原则的适用分析

　　第二章 专利权用尽原则的适用分析

　　专利权用尽原则在适用中有很多问题，本文只针对下面两个问题进行展开分析。

　　第一节 专利权用尽原则的适用扩张--方法专利的用尽

　　针对方法专利是否适用专利权用尽原则，没有找到我国关于这个问题的案例，本文列举美国的两个判例来分析。

　　一、 United States v. Univis Lens Co.案件

　　Univis 公司是 Univis Lens 公司的子公司，1931 年，Univis Lens 公司将其所有的关于多焦点镜片上的多个专利权全部转让给了其子公司。

　　43Univis 公司对外进行专利许可：许可其母公司制造光片并销售给其指定的其他被许可人：批发商（wholesalers）、配镜商（prescription retailers）和成品零售商（finishing retailers）。这些被许可人从 Univis Lens 公司购买光片后，为了满足缺少打磨、上光设备的配镜商的验光要求，没有得到 Univis 公司的许可，就将光片打磨、上光为成品后再销售给配镜商，由配镜商调整后出售给消费者。成品零售商从 Univis Lens 公司购得光片后，也自行打磨、上光并出售给消费者。

　　Univis 公司认为其被许可人没有经过其许可，擅自对光片进行打磨、上光制成成品的行为侵犯了方法专利权。在 Univis 公司的所有专利中，有 8 个专利与光片的款式、大小及其组合以及将两片或多片具有不同折射能力的玻璃融合后安装的光片有关。光片是由粗糙且不透明的多片玻璃组成的，只有对经过打磨、上光的玻璃进行融合，才能制成多焦点眼镜镜片。美国地区法院认为：对光片的打磨、上光落入 Univis 公司专利权所覆盖的保护范围，批发商和成品零售商因缺少其许可，构成侵权。而美国联邦最高法院却认为：Univis Lens 公司售出的光片除了根据专利打磨用于制造眼镜镜片外毫无用处，购买人注定会依照专利进行制造眼镜镜片，对光片进行打磨、上光的专利权随着光片的销售被用尽了。

　　二、 Quanta Computer, Inc. V.LG Electronics, Inc.案

　　2008 年 6 月 9 日，美国联邦法院就 Quanta Computer, Inc.（下称广达）诉LG Electronics, Inc.（下称 LGE）专利侵权纠纷做出终审判决，认定由于专利权用尽原则可以应用于方法专利，且在许可协议对计算机组建的销售进行完全授权的情况下，该组件实质地体现了系争专利，因此 LGE 专利被计算机组件的销售所用尽，从而完全推翻了美国联邦巡回上诉法院（下称 CAFC）的判决。45本案中 LGE 与 Intel 签订专利交叉许可协议（cross-licensing agreement下称许可协议），约定：LGE 许可 Intel 包括本案系争专利在内的数百项专利许可，大致可以分为组件专利、系统专利和方法专利，就组件专利而言，LGE 认同存在专利权用尽而没有向广达等被告主张，但就系统及方法专利，LGE 强调其仅授权给 Intel 并未授权给购买 Intel 产品的下游客户。同时，许可协议中包含了一些限制性条款，其特别约定：“任何一方不得向第三方许可，由第三方将任何一方的许可产品与协议双方之外获得的产品、组件或其他类似商品进行组合，或使用、进口、许可销售或销售该组合。”但是该许可协议声称不改变专利权用尽原则的通常规则，当一方销售任一许可产品时将适用该原则。在 LGE 与 Intel 之间还存在另一份独立的主协议（master agreement）约定：Intel 同意向其下游客户提供书面通知，告知客户其已经获得较宽范围的许可，确保他们购买的任何Intel 产品都是由 LGE 许可的，因此不会侵犯 LGE 拥有的任何专利。但是，该许可不能明示或默示地延伸至下游客户将Intel产品与非Intel产品组合形成的任何产品之上。同时，主协议约定任何一方对主协议的违约不构成终止专利许可的理由，对专利许可也没有影响。该案中，LGE 起诉的是这些下游厂商以实施 LGE专利的方式，将 Intel 产品与非 Intel 产品组合在一起，进而侵犯了 LGE 专利。

　　本案地方法院认为被告不侵权，46LGE 又上诉至 CAFC,CAFC 认为：专利权用尽原则不能应用于方法专利。之后，下游厂商广达不服 CAFC 的判决，向美国联邦最高法院提起上诉，美国联邦法院完全推翻 CAFC 的判决，认为方法专利权被用尽。

　　通过对以上两个案子的叙述，可以看出对于专利权用尽原则美国的做法是将“首次出售穷尽”、“默认许可”两种理论组合使用，分别针对不同情况，具体运用时又相互交叉。47在司法实践中，美国法院常常综合运用首次销售穷竭原则（first sale exhaustion）和默认许可（implied license）来解决因产品销售导致专利权穷竭的有关问题。首次销售穷竭原则是指，经专利权人同意而售出专利产品的行为使得专利权人对该产品的独占权穷竭。因此，从专利权人或其被许可人那里购买专利产品的人可以自由使用或者再次出售该产品，不受该专利权的控制。48而对于方法专利的穷竭问题，美国联邦最高法院在上面两个案子的判决是：若售出的产品体现方法专利，则该方法专利适用专利权用尽原则。

　　事实上，美国法院做出方法专利权穷竭结论的依据在于默示许可理论。专利权人就同一发明技术同时拥有产品专利和该产品的使用方法专利，如果该专利产品的使用必然导致方法专利的实施，该方法专利应当随之穷竭，即使专利权人并未许可购买者实施该方法专利。这是因为，购买者支付对价购买专利产品的目的在于使用该专利产品，而该专利产品除了用于实施该方法专利之外没有其他合理非侵权用途，专利权人在知晓上述事实的情况下，仍然将专利产品出售于购买者的行为构成了授权购买者使用方法专利的默示许可。以上分析得知，默示许可理论具有更广的适用范围，更有利于解决方法专利穷竭。方法专利首次销售穷竭问题，能够有效弥补专利权穷竭原则的局限性。

　　当遇到以上两种情形，运用专利权用尽理论是解决不了这些问题的。原因是，专利权用尽理论只针对专利权人售出的专利产品本身具有的专利权，而不涉及到与其相关的其它专利权。在我国，专利权用尽原则就出现此种问题，因为专利权用尽原则仅局限于所售出的专利产品或者依照专利方法直接获得的产品所承载的专利权，不会延伸至相关联的其它专利。此种情况下，运用专利权用尽理论就会出现矛盾，既然是一种专用设备，购买者购买的唯一目的就是为了用它实施专利方法，那么根据内在限定理论，购买者购买了专用设备，却不能使用该专用设备以实施该方法专利，令购买失去意义。

　　而根据默认许可理论，却能很好地解决此种矛盾，默认许可理论是诚实信用原则的体现，禁止专利权人反悔，只要专利权人或其被许可人在售出专用设备时没有明确表示存在限制性条件，那么购买者就可以在没有获得专利权人许可的情况下，实施该方法专利。并且，在遇到上面所述的两种情况时，专利权人不可能在售出专用设备时禁止实施其专利方法，因为如果这样，一般消费者不会去购买专用设备，专利权人也得不到相应的经济利益。给予购买者这样一种权利是合情合理的，也有利于保证正常的商品流通，促进经济的发展。通过以上的分析可以看出，这两种理论各有优缺点。但二者的基本目的均是保证商品的自由流通，维护正常的市场秩序。49因此，在实践中可以将二者结合起来运用，使专利权用尽原则发挥最大程度的作用。

　　第二节 强制许可

　　根据现行《专利法》的规定，看不出通过获得强制许可的单位、个人售出的专利产品或者依照专利方法直接获得的产品是否适用专利权用尽原则。本文在分析该问题时，没有找到相关的美国的判例，而找到的一个欧盟相关的案例，能够很好地分析该问题。

　　欧洲法院在 Pharm 诉 Hoechst 案中遇到了这样的问题。在该案中，Hoechst在英国、德国和荷兰都获得了一项药品的专利授权。英国公司 DDSA 依照英国法律，通过强制许可获得了该药品的许可，同时该许可禁止转让。而 DDSA 生产该药品后却将其擅自转让给了荷兰公司 Pharm,而 Pharm 公司将该药品进行出售。

　　Hoechst 公司以专利权人的身份向 Pharm 公司请求损害赔偿，并且要求其停止该药品在荷兰境内的进口和销售。专利产品由第三方根据强制许可生产，专利权的权利用尽能否像普通专利许可一样适用于该行为是此案的关键点。欧洲法院的判决是：权利人同意是权利用尽原则的前提条件，由于强制许可并非出自权利人自愿，所以权利用尽原则并不适用强制许可的情形。50许多国家均认可上述观点，强调产生专利权用尽的前提条件是“专利权人自己或者许可他人将其专利产品投放市场”,而不是“有关产品被合法的投放市场”.因为有时候，专利产品可以被投放市场，但是没有得到专利权人的同意或许可，在这种情况下不能适用专利权用尽原则。

　　对此问题，我国的学术界有争议。郑成思教授认为，“专利权用尽原则”并不适用于颁发强制许可证的情况。51因为他认为，专利产品或者依照专利方法直接获得的产品若是专利权人或者其许可人售出的，这个情形包含了专利权人的默示许可，让其行使了一次独占权，因此专利权被用尽。而强制许可完全没有专利权人的任何许可，明示或默示都没有，故专利权人的独占权从未行使，所以适用专利权用尽原则是不合理的。而汤宗舜却认为，获得强制许可的人制造而售出的专利产品适用专利权用尽原则。52杨红军则同意强制许可有条件的专利权用尽，即为了国计民生的重大利益或社会公共利益，应承认强制许可的实施也能导致专利权用尽。